Согласно п. 1 ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах.
Соответственно, лицензионный договорможет являться как реальным и односторонне обязывающим, так и консенсуальным и двусторонним.
Сторонами лицензионного договора являются, с одной стороны, автор или иной правообладатель, который имеет исключительные или неисключительные права (с правом их передачи третьим лицам) на произведение, именуемый лицензиаром, а, с другой, - любое физическое или юридическое лицо, либо иные участники гражданского оборота, именуемый - лицензиатом.
Предметом лицензионного договора является право использования определенного произведения в установленных договором пределах, то есть на использование произведения определенными способами (например, путем воспроизведения, распространения, передачи в эфир и т. д.), на соответствующей территории (на территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в каком-либо ином государстве и т. д.) и в течение определенного договором срока.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования произведения, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
По лицензионному договору лицензиату разрешается использование произведения наравне с самим автором, обладателем , передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения аналогичным (тем же) способом.
При этом закон устанавливает, что права, передаваемые по лицензионному договору, считаются неисключительными, если в договоре право не установлено иное.
Предмет договора путем указания на произведение, право использования которого, предоставляется по договору;
способы использования произведения согласно ст. 1270 ГК РФ.
Лицензионный договорможет быть как возмездным, так и безвозмездным. В том случае, если договор является возмездным, цена является существенным условием договора, при отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.
Так, в лицензионном договоре может быть предусмотрена выплата лицензиару вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода () либо в иной форме. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений.
В лицензионном договоре может быть указана территория, на которой допускается использование произведения. В случае если территория использования произведения в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять его использование на всей территории Российской Федерации.
Кроме того, стороны могут определить срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на произведение. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.
Лицензионный договор также может предусматривать:
Предоставление лицензиату права использования произведения с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
предоставление лицензиату права использования произведения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).
Кроме того, в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования произведения могут содержаться условия о предоставлении и исключительных, и неисключительных прав на использование произведения соответствующими способами. Например, лицензиаром может быть предоставлено исключительное право на перевод произведения на какой-либо иностранный язык и неисключительное право на распространение тиража произведения, изданного лицензиатом на основании лицензионного договора.
Соглашением сторон в лицензионном договоре могут предусматриваться и иные условия.
К обязанностям лицензиара по лицензионному договору является передача принадлежащих ему прав на использование произведения в объеме, предусмотренном договором приобретателю такого права, а также оригинала либо экземпляра произведения. Кроме того, в течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.
В свою очередь, к обязанностям лицензиата относится:
Выплата вознаграждения лицензиару за передачу имущественных прав, если договором не предусмотрено иное;
представление лицензиару отчетов об использовании произведения, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную ГК РФ, другими законами или договором.
При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства, либо объектов смежных прав, лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.
Обязанности пользователя относится также обеспечение соблюдения всех личных неимущественных прав автора, не допущение искажений произведения без согласия автора, использование произведения в точном соответствии с условиями договора.
Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Действующее законодательство Российской Федерации выделяет отдельные виды лицензионных договоров.
Так, разновидностью лицензионного договора является издательский лицензионный договор(ст. 1287 ГК РФ). Если одной из сторон договора - лицензиатом - является издательство, на которое в соответствие с договором возложена обязанность издать произведение, лицензиат обязан начать использование произведения не позднее срока, указанного в договоре, либо в разумный срок, обычный для данного вида произведений и способа их использования.
При неисполнении этого условия лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким образом убытков и потребовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным договором в полном объеме.
При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким образом убытков и потребовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным договором в полном объеме.
Такой договор может быть расторгнут лицензиаром по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 450 ГК РФ, в которой указано, что договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в двух случаях, а именно:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором. Существенным условием в данном договоре является назначение срока для издания произведения.
Еще одной разновидностью лицензионного договора является сублицензионный договор (ст.1238 ГК РФ). Лицензиату предоставляется право на заключение данного договора, т.е. при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.
По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора. К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.
При этом ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
Новеллой в гражданском законодательстве является норма о принудительной лицензии (ст. 1239 ГК РФ). Лицензия, в соответствии с которой в случаях, предусмотренных ГК РФ, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу, является принудительной лицензией.
Свои особенности имеют лицензионные договоры по программным продуктам. Заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программ или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программ или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора.
При рассмотрении понятия лицензионного договора следует, прежде всего, иметь в виду, что он является разновидностью гражданско-правового договора, а следовательно, имеет все его признаки. В гражданском праве под договором понимается соглашение двух или более сторон, направленное на возникновение, изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей.
Лицензионный договор - По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.
Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если иное не предусмотрено законодательством. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
Лицензионный договор должен предусматривать:
Предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Лицензионный договор имеет двусторонний характер, является взаимным и каузальным, может быть отнесен как к категории консенсуальных, так и к категории реальных договоров, а также иметь возмездный или безвозмездный характер. Существенным условием договора является его предмет - предоставление права на использование запатентованного объекта. Цена договора не является существенным условием. Выделяют две основные формы платежей: единовременные и периодические денежные суммы. Допускается и сочетание различных форм внесения платежей.
Вместо или вместе с внесением платежей на лицензиара может быть возложена обязанность по поддержанию патента в силе (уплате патентных пошлин) и другие обязанности имущественного или неимущественного характера. Закон ничего не говорит о сроке лицензионного договора. Лицензионный договор может быть заключен без указания срока действия, т.е. на период действия патента либо с указанием срока действия. Таким образом, можно сделать вывод, что лицензионный договор всегда носит срочный характер.
К форме лицензионного договора предъявляются требования, аналогичные требованиям к форме договора об уступке патента. Лицензионный договор также подлежит регистрации под страхом недействительности. Такие же требования предъявляются и к договорам, вытекающим из лицензионного договора, к дополнительным соглашениям к нему.
Для упорядочения и систематизации накопленных знаний в науке широко используется такой прием как классификация. Классификация - инструмент познания реальной действительности, источник знания о ней, с помощью которого множество наблюдающих явлений подразделяются на группы, классы, виды, входящие в общую систему и составляющие единое целое.
Классифицированное знание представляет собой более удобный для восприятия материал: оно позволяет быстрее ориентироваться в существующем материале. Кроме того, классификация определенного информационного материала позволяет выявить внутренние связи данного явления, что способствует получению новых знаний.
Можно выделить два направления классификации: производимая в целях научного исследования и проводимая для практического применения полученных результатов в деятельности правоприменительных органов.
Данные цели классификации взаимосвязаны, т.к. научная классификация может быть положена в основу законодательства, которое, в свою очередь, непосредственно влияет и на правоприменительную практику.
В зависимости от предмета лицензии подразделяются на :
- - лицензионные договоры на изобретения;
- - лицензионные договоры на полезные модели;
- - лицензионные договоры на промышленные образцы;
- - лицензионные договоры на селекционные достижения;
- - лицензионные договоры на топологии интегральных микросхем;
- - лицензионные договоры на товарные знаки;
- - лицензионные договоры на ноу-хау.
В зависимости от вида лицензии подразделяются на :
- - лицензионные договоры на «чистые» лицензии;
- - лицензионные договоры на сопутствующие лицензии;
- - лицензионные договоры на возвратные лицензии;
- - лицензионные договоры на перекрестные лицензии;
- - лицензионные договоры на принудительные лицензии;
- - лицензионные договоры на открытые лицензии;
- - лицензионные договоры на обязательные лицензии;
- - лицензионные договоры на сублицензии.
Лицензия считается «чистой» , если права на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау предоставляются в рамках самостоятельного лицензионного договора, а не в составе других торговых сделок.
Сопутствующие лицензии предусматривают передачу прав на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау в лицензионной форме в составе других коммерческих сделок.
Возвратная лицензия предоставляет лицензиару право на использование объекта техники или технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору. Обязательства в отношении возвратных лицензий обычно вытекают из статьи «Технические усовершенствования и новые патенты», включаемой в типовые лицензионные договоры.
Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) означает взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентных прав друг друга.
Принудительная лицензия - это разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом заинтересованному лицу на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий. Этими же органами определяются условия использования патента и размер лицензионного вознаграждения, которое должно быть не ниже рыночной цены лицензии.
Открытая лицензия означает предоставление права на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения на основании официального заявления патентообладателя соответственно в патентное ведомство или Госкомиссию по испытанию и охране селекционных достижений о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу.
Правообладатель не может отозвать свое заявление о предоставлении права на открытую лицензию. Заявивший в патентное ведомство или Госкомиссию о предоставлении открытой лицензии патентообладатель уплачивает пошлину за поддержание патента в силе в размере 50% ее годовой стоимости.
Обязательная лицензия - это разрешение на использование объекта промышленной собственности, выдаваемое без согласия патентообладателя по решению Правительства РФ в интересах обороны и национальной безопасности страны.
Сублицензия - это право, предоставляемое лицензиатом на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом.
В зависимости от объема передаваемых подразделяются на :
- - лицензионные договоры на передачу неисключительной (простой) лицензии;
- - лицензионные договоры на передачу исключительной лицензии;
- - лицензионные договоры на передачу полной лицензии;
- - лицензионные договоры на продажу патента.
Неисключительная (простая) лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать определенный предмет лицензии при одновременном сохранении за лицензиаром на этой же территории права использовать этот же предмет лицензии, а также предоставлять на него лицензии другим лицам.
Исключительная лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать предмет лицензии на монопольных началах. При этом на данной территории и в течение этого срока лицензиар не вправе использовать предмет лицензии, а также предоставлять лицензии другим лицам.
Полная лицензия предоставляется лишь на объекты промышленной собственности и селекционные достижения и дает лицензиату все права на использование патента без ограничения территории и на весь срок его действия.
Этим она отличается от исключительной лицензии, которая может предоставляться также на ноу-хау и содержать ограничения в отношении срока, территории и области применения предоставленных прав. В отличие от продажи патента, которая означает смену патентообладателя с переходом к нему всех прав, вытекающих из патента, при продаже полной лицензии патентообладатель остается прежним.
В зависимости от способа охраны объектов интеллектуальной собственности делятся на :
- - патентные лицензионные договоры;
- - беспатентные лицензионные договоры.
К патентным относятся договоры, предусматривающие передачу прав на использование защищенных патентами и свидетельствами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков.
В рамках беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача прав на ноу-хау, включая неохраняемые технические решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт.
В зависимости от статуса и отношений субъектов лицензионных сделок различают :
- - лицензионные договоры, заключаемые между юридически и финансово-независимыми между собой фирмами (межфирменные лицензионные договоры);
- - лицензионные договоры, заключаемые в рамках объединений родственных компаний (внутрифирменные лицензионные договоры).
Наряду с выдачей лицензий патентообладатель вправе продать или иным образом переуступить патент на изобретение, полезную модель либо промышленный образец, а лицо, зарегистрировавшее, товарный знак, распорядиться им, передав третьему лицу.
Понятие и предмет лицензионного договора. Лицензионный договор -это соглашение о предоставлении лицензии. Под лицензией понимается предоставление обладателем исключительного права (патентообладате-
* Под полезными моделями понимается новое и промышленно применимое решение, характеризующее конструктивное выполнение каких-либо средств производства или, предметов потребления, а также их составных частей. Иначе говоря, речь идет о новых образцах различных устройств и конструкций, имеющих полезное предназначение и пригодных для промышленного воспроизводства, но не во всем отвечающих строгим критериям объекта изобретательского права.
* См.: 3 е н и н И.А. Лицензионный договор на изобретения и ноу-хау.- Сов. государство и право. 1983. № 6. С. 57.
лея или владельцем товарного знака) третьим лицам в установленном порядке и на определенных условиях принадлежащего ему права на использование охраняемого объекта (изобретения, полезной модели, промышленного образца либо товарного знака).
По лицензионному договору обладатель исключительного права (лицензиар) передает право на использование охраняемого объекта другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
Правовая природа лицензионного договора. Лицензионный договор имеет черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма. Вместе с тем договор патентной лицензии как "купля-продажа" (на время) права использования охраняемого объекта отличается и от купли-продажи, и от аренды вещей.
Во-первых, договор купли-продажи (аренды) базируется на праве собственности или ином вещном праве продавца (наймодателя). Напротив, в основе лицензионного договора лежит исключительное право патентообладателя.
Во-вторых, по договору купли-продажи (найма) передаются вещи, двойное владение и пользование которыми исключено. Объект же исключительного права вообще не нуждается в передаче: описание изобретения, промышленного образца или товарного знака публикуется и доступно каждому. Он может одновременно использоваться самим продавцом (лицензиаром) и, с разрешения последнего, неопределенным числом третьих лиц (лицензиатов). Вследствие названных особенностей к договору патентной лицензии неприменимы правила законодательства о купле-продаже (касающиеся обязанности продавца сохранять проданную вещь, передавать ее, оговаривать ее недостатки), а также об имущественном найме (например, правила о проверке исправности сдаваемого внаем имущества).
Виды лицензионных договоров. В зависимости от наличия патентно-правовой охраны различаются, в частности, лицензии патентные и беспатентные (когда по заявке патент еще не выдан, но уже имеется решение о его выдаче). Наряду с возмездными существуют лицензии, передаваемые лицензиару бесплатно. По другим основаниям различают обязательные, открытые и принудительные лицензии. Наибольшее практическое значение имеют исключительные и неисключительные (простые), а также полные лицензии.
Обязательная лицензия выдается в случае, если патентообладатель не может использовать объект вследствие того, что в нем используется охраняемое патентом изобретение другого лица. В таком случае патентообладатель вправе требовав от последнего предоставления лицензии на использование его изобретения на договорных условиях.
Открытая лицензия - официально публикуемое Патентным ведомством безотзывное заявление патентообладателя о предоставлении любому лицу права на использование охраняемого объекта. При наличии такого заявления лицо, изъявившее желание использовать объект, заключает с патентообладателем не лицензионный договор (со всеми его реквизитами) , а лишь договор о платежах. В целях поощрения патентообладателей
к предоставлению открытых лицензий пошлина за поддержание в силе соответствующих патентов снижается на 50%.
Принудительная лицензия. При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения либо промышленного образца в стране в течение пяти лет, а полезной модели в течение трех лет с даты публикации сведений о выдаче патента лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора, может обратиться в Патентный суд Российской Федерации с ходатайством о предоставлении ему принудительной лицензии с указанием пределов использования объекта, размера, сроков и порядка платежей. Принудительная лицензия предоставляется, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта было обусловлено уважительными причинами.
Исключительная лицензия - один из наиболее распространенных видов патентных лицензий. Предметом данной лицензии является исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных сторонами, с сохранением за лицензиаром права на использование объекта лишь в части, не передаваемой лицензиату. Вэтой части лицензиар вправе как сам использовать охраняемый объект, так и передавать права использования другим лицензиатам.
Пределы (рамки, ограничения) исключительной лицензии касаются:
срока, территории либо способа использования охраняемого объекта. Например, лицензиат может приобрести право использовать изобретение сроком на семь лет всеми способами только на территории Москвы.
Однако лицензиат может получить исключительное право и на территории всей страны, но только на изготовление либо применение, ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в коммерческий оборот продукта, содержащего запатентованное изобретение, а также на применение способа, охраняемого патентом. Возможна и любая другая комбинация указанных факторов (т.е. срока, территории, способов применения изобретения).
В рамках исключительной лицензии могут устанавливаться также квоты на выпуск запатентованных изделий, предельные цены на произведенную по лицензии продукцию и другие условия, очерчивающие границы исключительных прав как лицензиата, так и лицензиара.
Неисключительная (простая) лицензия отличается от исключительной тем, что она никак не связывает лицензиара. Он вправе как сам использовать охраняемый объект в пределах и способами, на которых он выдал простую лицензию, как и предоставлять аналогичные лицензии любым третьим лицам. Естественно, цена подобной лицензии значительно ниже цены исключительной лицензии.
Полная лицензия. По договору полной лицензии лицензиат получает на определенный срок право монопольного использования охраняемого объекта. Этот договор от переуступки патента фактически отличает лишь срок. По истечении обусловленного договором срока~все права на объект вновь имеет сам патентообладатель.
Сублицензия. Данный вид лицензии вправе выдавать лишь владельцы исключительных и полных лицензий. В случае признания недействитель-
ной или истечения срока действия основной лицензии сублицензия также автоматически теряет силу*.
Оформление лицензионного договора. Лицензионный договор составляется в письменной форме. Это двусторонний, консенсуальный и, как правило, возмездный договор. Договор о выдаче лицензии, как и договор о переуступке патента (или уступке товарного знака), действителен лишь при условии его регистрации в Патентном ведомстве.
Основные права и обязанности лицензиара по договору исключительной лицензии. В лицензионном договоре основное право лицензиара -право на получение лицензионного вознаграждения, размер которого определяется в виде: твердой (паушальной) суммы; периодических процентных отчислений от прибыли лицензиата (роялти); паушальной суммы и роялти. Лицензиар обязан обеспечить реальное осуществление передаваемых прав, для чего передать (за дополнительную плату) необходимую документацию, образцы изделий, оказать лицензиату техническую и другую помощь, командировать своих специалистов, поставить специальное оборудование, комплектующие узлы, детали и сырье.
Передача технической документации оформляется двусторонним при-емо-сдаточным актом. Кроме того, лицензиар должен обеспечить сохранение в силе патента, на основе которого предоставлена лицензия (уплачивать пошлины, защищать патент в случае его оспаривания третьими лицами), и техническую осуществимость производства продукции по лицензии, а также возможность достижения показателей, предусмотренных договором, при условии полного соблюдения лицензиатом технических условий и инструкций лицензиара.
Основные права и обязанности лицензиата по договору исключительной лицензии. Лицензиат вправе требовать исполнения лицензиаром его обязанностей и сам обязан выплачивать последнему обусловленное договором вознаграждение. Договором может быть предусмотрена обязанность лицензиата обеспечить банковские гарантии выплаты и гарантированные минимальные суммы вознаграждения на случай неиспользования объекта лицензии. Кроме того, лицензиат должен выпускать продукцию не ниже того качества, что и у лицензиара, рекламировать объект лицензии, поскольку от этого зависит объем реализации патентованных изделий, а следовательно, и размер роялти, идущих лицензиару в качестве вознаграждения.
Усовершенствования и улучшения. В течение срока действия лицензионного договора стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патентов, продукции, выпускаемой по лицензии, и специальной продукции. Специальной признается продукция, дополнительно разработанная лицензиатом с использованием охраняемых патентами объектов. Обычно указанные усовершенствования и улучшения в первую очередь предлагаются сторонами друг другу на дополнительно согласованных ими условиях (возмездно или безвозмездно).
Обеспечение конфиденциальности. Конфиденциальность - соблюдение лицензиаром и лицензиатом мер по предотвращению случайного или
См.: Ш т у м п ф Г. Лицензионный договор. М., 1988. С. 141.
умышленного разглашения сведений, касающихся патентов, третьим лицам. Обычно стороны обязуются сохранять конфиденциальность технической документации и информации, относящихся к производству продукции по лицензии и специальной продукции, а также принимают все необходимые меры для предотвращения их разглашения. В случае нарушения данного обязательства стороны возмещают друг другу причиненные этим убытки.
Сторонами лицензионного договора обозначены патентообладатель (лицензиар) и другая сторона (лицензиат).
На той или иной стороне лицензионного договора могут быть гражданин (физическое лицо) и (или) юридическое лицо.
Таким образом, в качестве лицензиата (предполагается, что патент также выдан физическому и (или) юридическому лицу) в лицензионном договоре, в отличие от некоторых правовых систем, не могут выступать представительства, филиалы и другие обособленные подразделения юридического лица.
Действующее законодательство не содержит ограничения в отношении патентообладателя в праве выбора вида договора, посредством которого он уполномочивает других лиц заключить договоры о предоставлении права на использование изобретения, охраняемого принадлежащим ему патентом: договора комиссии, агентирования, поручения, доверительного управления.
Например, поскольку при заключении лицензионных договоров патентообладатель вправе воспользоваться услугами комиссионера (глава 51 ГК РФ), в качестве лицензиара в таких договорах может выступать комиссионер. Такого рода договоры, не требующие регистрации сами по себе, необходимы при регистрации лицензионных договоров в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте) для подтверждения правомочия лица, не являющегося патентообладателем, выступать в качестве лицензиара или подписывать договор от его имени.
Кроме того, в качестве лицензиара может выступать сублицензиар в сублицензионном договоре, являющийся лицензиатом в ранее заключенном лицензионном договоре, по условиям которого у него есть право предоставлять сублицензии.
2.3 Виды лицензионных договоров
В статье 1236 ГК РФ путем закрытого перечня определены виды лицензионных договоров:
Простая (неисключительная) лицензия, то есть предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;
Исключительная лицензия, то есть предоставление лицензиату права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без сохранения за лицензиатом права выдачи лицензий другим лицам.
Содержание упомянутых выше положений свидетельствует о кардинальном отходе от ранее действовавшего правового регулирования лицензионных договоров в России (п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ). Это касается не только формальных моментов, например введения литературного термина «простая» лицензия как синонима неисключительной лицензии, но и положений по существу.
Классифицирующим признаком разграничения видов лицензионных договоров согласно статье 1236 ГК РФ является факт сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам или отсутствия у лицензиара указанного права. При этом в обоих случаях (и при выдаче исключительной лицензии, и при выдаче неисключительной лицензии) лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности (в данном случае изобретения, полезной модели или промышленного образца).
Рассмотрим правовые последствия упомянутых выше положений для режимов исключительной и неисключительной лицензий по сравнению с ранее действовавшим правовым регулированием лицензионных договоров.
При исключительной лицензии согласно пункту 1 ст. 13 Патентного закона РФ лицензиату передавалось право на использование в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Подразумевалось также, что лицензиар лишался права выдачи лицензий другим лицам.
По сути, указанная лицензия была исключительной лишь по названию; в мировой патентной практике ей соответствовала так называемая «единоличная» или «полуисключительная» лицензия.
При исключительной лицензии согласно подпункту 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ лицензиату предоставляется право использования без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
Иными словами, лицензиат наделяется всеми правами, вытекающими из положительной функции патента, то есть всеми способами использования запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца. Кроме того, лицензиату согласно статье 1254 ГК РФ предоставлено право защищать свои права всеми способами, предусмотренными, например, для защиты исключительных прав (ст. 1252 ГК РФ), то есть лицензиат вправе наряду с лицензиаром реализовывать негативную функцию исключительного права.
Лицензиар в случае выдачи им исключительной лицензии лишается права самому использовать запатентованный объект и права выдачи лицензий другим лицам; по сути, за ним сохраняется правовой титул, то есть право на патент с возможностью предъявлять иск к нарушителям патента и расторгнуть договор исключительной лицензии, если лицензиат нарушает условия лицензионного договора (например, не уплачивает лицензиару вознаграждение в случае возмездной исключительной лицензии).
Таким образом, в статье 1236 ГК РФ реализована общепринятая в мире концепция исключительной лицензии, когда лицензиату принадлежит монопольное право использования предмета лицензии и право запрета такого использования другими лицами, включая патентообладателя - лицензиара. Сходная концепция была предложена разработчиками опубликованного проекта части третьей ГК РФ (ст. 1122) под названием «полная лицензия».
В отношении неисключительной лицензии законодатель допустил ошибку, когда использовал ту же формулировку, что и в отношении исключительной лицензии: «Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации…». Значит, если толковать эту норму буквально, у лицензиара, кроме выдачи лицензий другим лицам, ничего не остается, даже права использования своего запатентованного объекта.
В чем же тогда различие между исключительной и неисключительной лицензией? Только в возможности или невозможности выдачи лицензий другим лицам?
Вполне очевидно, что такая концепция неисключительной лицензии, противоречащая мировой патентной практике, в том числе существовавшей ранее в России, может привести к печальным практическим последствиям.
В соответствии с неисключительной лицензией лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование, сохранял за собой все права, подтверждаемые патентом (п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ).
Поэтому при толковании понятия простой (неисключительной) лицензии следует прежде всего принимать во внимание ее неисключительный характер, что всегда предполагает сохранение у лицензиара права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Патентные законодательства большинства государств мира не содержат определения различных видов лицензионных договоров; имеются лишь указания о возможности передачи исключительных и неисключительных лицензий. Понятия лицензионных договоров разработаны в доктрине или судебной практике.
Несовершенство и ошибочность (в части неисключительной лицензии) определений видов лицензионных договоров в статье 1236 ГК РФ ставит перед правоприменительными органами нелегкую задачу их адекватного толкования.
Норма пункта 2 ст. 1236 ГК РФ, согласно которой лицензия предполагается простой (неисключительной), если лицензионным договором не предусмотрено иное, мало что дает для решения проблемы разграничения видов лицензионных договоров, поскольку само название лицензионного договора может быть ошибочно, а стороны договора могут заблуждаться относительно его действительного содержания.
В создавшейся ситуации стороны лицензионного договора могут прибегнуть к общей норме пункта 2 ст. 421 ГК РФ, согласно которой стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, чтобы избежать неблагоприятных последствий жесткой конструкции видов лицензионных договоров, закрепленной в статье 1236 Кодекса.
Так, если лицензиар исключительной лицензии намерен сам использовать запатентованный объект, он должен закрепить за собой такое право непосредственно в договоре исключительной лицензии. Лицензиар неисключительной лицензии обязан включить в договор условие о сохранении за собой права использовать запатентованный объект, чтобы избежать эффекта буквального толкования положения о предоставлении лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности.
В основе толкования лицензионного договора кроме признака сохранения за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам или отсутствия этого права должен лежать признак исключительного или неисключительного характера представляемой лицензии.
Неисключительный характер лицензии предполагает, что лицензиат получает лишь право использования предмета лицензии в рамках относительного правоотношения. При этом лицензиат неисключительной лицензии лишен права выдачи сублицензий и права предъявления исков о нарушении патента. Количество неисключительных лицензий, представляемых патентообладателем (патентообладателями), не ограничено.
Исключительная лицензия предполагает предоставление лицензиату в рамках относительного правоотношения исключительного (монопольного) права использования предмета лицензии, исключающего из сферы такого использования всех других лиц, зачастую и патентообладателя - лицензиара. Дополнительно к такому относительному правоотношению по закону возникает абсолютное правоотношение, когда лицензиату корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц не нарушать исключительное право, являющееся предметом лицензии. Дополнительным признаком исключительной лицензии является возможность для лицензиата предоставлять сублицензии для других лиц, правда, не безусловная, а при письменном согласии лицензиара (ст. 1238 ГК РФ).
Исходя из положений пункта 3 ст. 421 Кодекса о возможности заключать сторонами смешанный договор, содержащий элементы различных договоров, стороны лицензионного договора также могут включать в свои договоры обязательства, содержащие различные договоры, в том числе договоров аренды, купли-продажи, подряда, о совместной деятельности, что на практике иногда приводит к включению в договоры противоречащих друг другу условий, присущих различным договорным институтам.
Пункт 3 ст. 1236 ГК РФ вводит в российское право новую разновидность смешанных договоров применительно к сугубо лицензионным договорам: в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результатов интеллектуальной деятельности (то есть изготовления, применения, предложения к продаже, продаже и т.д.) могут содержаться условия, предусмотренные для различных видов лицензионных договоров, указанных в данной статье.
Лицензиар — лицо, которое является владельцем интеллектуального объекта. Именно он дает свое согласие на использование патента. Того, кто его применяет в соответствии с полученным разрешением, называют лицензиатом. Он должен своевременно вносить оплату за пользование, хранить в секрете конфиденциальную информацию, строго придерживаться стандартов и требований, которые для своего продукта установил лицензиар. К тому же лицензиат обязан своевременно оповещать владельца патента об обнаруженных нарушениях. Лицензиар должен вовремя производить уплату пошлин за патент, гарантировать актуальность своего изобретения, его эффективность.
Особенности документа
Лицензионное соглашение — официальный документ, который содержит все условия, позволяющие сторонам, его подписывающим, выполнить свои обязательства. Он не привязан к определенному населенному пункту или стране. Особенность патента — повсеместное действие, то есть, нет привязки к какой-либо территории. Среди других отличительных качеств, которыми характеризуется лицензионное соглашение, можно отметить:
- документ оформляется в соответствии с правилами, установленными патентной системой, действующей по всему миру;
- соглашение в обязательном порядке проходит регистрацию в Патентном ведомстве;
- стороны должны действовать строго в соответствии с условиями, отмеченными в тексте документа;
- лицензиат должен в полном объеме перечислять платежи лицензиару.
Лицензионное соглашение используется повсеместно в разных отраслях и сферах деятельности людей. Этот правовой документ регулирует отношения между странами, юридическими лицами, гражданами. Он применяется для объектов, которые имеют свои специфические свойства, результатов интеллектуальной работы, новых технологий и даже информации. Соглашения подразделяются на несколько групп. Первый вид — неисключительные лицензии, которые подразумевают, что объектом будут пользоваться и лицензиат, и лицензиар.
Открытая лицензия означает, что использовать продукт может любое лицо (частное или юридическое) после оплаты определенного денежного вознаграждения. Полная лицензия позволяет лицензиату в течение определенного промежутка времени самому применять объект. Другим лицам на этот период такое действие запрещено. Еще одним видом лицензии является исключительная. Она дает право лицензиату пользоваться интеллектуальным объектом на оговоренной территории. При этом лицензиар не может применять свой продукт.
Классификация
- Во всем мире используют следующую классификацию лицензионных соглашений: Первый тип — патентные лицензии (изобретения, товарные знаки, изделия). Это наиболее распространенные документы, которые активно применяются в разных отраслях деятельности людей. Они используются для передачи новых технологий с возможностью их эксплуатации в соответствии с оговоренными условиями.
- Вторая группа — лицензии на «ноу хау», то есть на уникальные объекты, информацию, технологию, разработку. Их особенность — владелец имеет право не раскрывать суть своего изобретения.
- Широкое распространение получили смешанные лицензии. Их условия являются оптимальными для сторон.
Вывод
Лицензионные соглашения — надежная опора для бизнеса. Такие документы используются повсеместно. Сложно представить передачу прав на программное обеспечение без соответствующего соглашения. Любая сфера деятельности, не только разработка ПО, нуждается в такой документации. Когда компания, частное лицо или даже целая страна собирается применять какой-либо интеллектуальный продукт с целью получения доходов, лицензионное соглашение придет на помощь!
