Реферат: Лицензионный договор. Лицензионный договор Виды лицензионных договоров и особенности соглашения

Лицензионный договор - это договор, по которому одна сторона (лицензиар) предоставляет второй стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом требований законодательства (ч. 1 ст. 1109 ГК).

При заключении указанного договора необходимо учитывать как положения ГК, так и специального закона, регламентирующего отношения, возникающие по поводу именно того объекта, в отношении которого совершается сделка. Объясняется это тем, что в ГК содержатся общие положения по всем объектам интеллектуальной собственности, а особенности указываются в специальных нормативных актах.

Возможность заключения лицензионного договора является одной из составляющих имущественных прав интеллектуальной собственности. В случае его реализации правообладателем происходит добровольное сужение прав лицензиара, так расширяется круг лиц, которые могут использовать принадлежащий ему объект. То есть, заключая \ лицензионный договор, правообладатель как бы снимает с контрагента установленную законодательством запрет на использование указанного объекта интеллектуальной собственности.

Предметом лицензионного договора является лицензия (разрешение на использования объекта права интеллектуальной собственности), а объектом - изобретение, полезная модель, промышленный образец, торговая марка, компоновки интегральной микросхемы, сорт растений или порода животных, объект авторского права или смежных прав.

Таким образом, если в виде договора оформляется разрешение на использование запатентованных объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права или смежных прав, по своей природе это будет лицензионный договор, независимо от того, какое название дадут ему стороны.

Например, как в литературе, так и на практике довольно широкое распространение получила классификация авторских договоров на издательский, сценарный т.п.. Такое разграничение договоров в сфере интеллектуальной собственности производится в зависимости от сферы применения произведений науки, литературы или искусства. Однако в любом из этих случаев каждый из этих договоров охватывается понятием лицензионного договора, поскольку предоставляется право на использование объекта авторского права. Об этом свидетельствует, в частности, положения ч. 8 ст. 1109 ГК, согласно которому, если в лицензионном договоре об издании или другом воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной денежной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж произведения. С позиции приведенной классификации это условие характерно для издательского договора и направлена она на защиту прав лица, имеющего имущественные авторские права.

Сторонами лицензионного договора являются лицензиар и лицензиат, которыми могут быть как физические, так и юридические лица.

Лицензиар - это лицо, которому принадлежат исключительные имущественные права интеллектуальной собственности, то есть лицо, имеющее имущественные авторские или смежные права, владелец охранного документа на изобретение, полезную модель, промышл. образец, торговую марку, компоновки интегральной микросхемы, сорт растений или породу животных.

Лицензиат - это лицо, которому предоставлено разрешение на использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензию).

3. Виды лицензий на использование объектов права интеллектуальной собственности зависимости от различных оснований (предмет, объем прав, условия и основания их предоставления и т.д.) можно классифицировать лицензии на виды.

I. По предмету лицензии различают лицензии на изобретение, полезную модель, промышл. образец, торговую марку, компоненты интегральной микросхемы, сорт растений или породу животных, объект авторского права или смежных прав.

II. По объему предоставляемых прав, различают ограниченные и полные лицензии.

ГК Украины закрепляет три вида ограниченных лицензий: исключительная, единичная, неисключительная (п. З ст. 1108 ГК). Эти лицензии зависят от того, насколько исключена конкуренция правообладателя и других лиц из сферы лицензиата. В каждой конкретной ситуации на выбор вида лицензии влияет характер объекта и объем рынка.

Неисключительная лицензия - это лицензия, которая предоставляет лицензиату право на использование объекта права интеллектуальной собственности и при этом не исключает возможности использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.

Следовательно, в случае выдачи такой лицензии полномочия правообладателя ни по содержанию, ни по объему не снижаются. Поэтому он может выдавать неисключительные лицензии всем желающим и при этом не лишается права самостоятельно использовать этот объект интеллектуальной собственности. Наиболее наглядно это видно на примере компьютерных программ, владельцы имущественных прав на которые могут выдать лицензии на их использование значительном количестве заинтересованных лиц.

Что касается объектов промышленной собственности, то на практике неисключительные лицензии распространены, как правило, в тех областях, где творческие достижения относятся к сфере массового производства и широкого потребления (например, продукты питания). Объясняется это тем, что здесь существует постоянная потребность в создаваемой продукции, поэтому наличие нескольких лицензиатов не запрещает ее нормальной реализации. Кроме того, несколько лицензиатов быстрее освоят рынок, будут способствовать расширению сведения лицензиара и росту его деловой репутации.

Единичная лицензия - это лицензия, которая выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на использование объекта права интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, но не исключает возможности использования лицензиаром этого объекта в указанной сфере.

В случае выдачи единичной лицензии лицо, которое имеет исключительные имущественные права интеллектуальной собственности, лишается возможности выдавать аналогичные по содержанию лицензии, однако имеет право самостоятельно использовать этот объект интеллектуальной собственности. То есть в период действия единичной лицензии в оговоренных пределах на рынке могут использовать объект только два человека: лицензиат и лицензиар.

Исключительная лицензия - это лицензия, которая выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.

То есть в период действия исключительной лицензии в оговоренных ею пределах на рынке может пользоваться этим объектом интеллектуальной собственности только один человек - лицензиат. В этой сфере относительно правомочия самостоятельно использовать результат творческой деятельности он будто заменяет лицо, имеющее исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на этот объект (например, патентообладателя). Выдавая исключительную лицензию, правообладатель (лицензиар) отказывается от права самостоятельно использовать этот объект и выдавать другим лицам лицензии на аналогичных условиях. Однако за этими пределами он может как использовать его сам, так и выдавать другим лицам лицензии, не противоречащие условиям уже предоставленного разрешения.

Исключительная лицензия целесообразна при желании устранить конкуренцию других лиц, или если в силу характера объекта интеллектуальной собственности количество потребителей товаров, произведенных с его использованием, незначительна.

Уместно учитывать, что специфика объектов интеллектуальной собственности дает возможность вводить различные ограничения при выдаче лицензии. Они могут касаться территории, срока, объема, способов использования и сферы применения предмета лицензии.

В частности, можно разрешить использование объекта на всей территории действия имущественных прав интеллектуальной собственности или ограничить ее. Аналогично лицензия может касаться не всех возможных способов использования объекта интеллектуальной собственности, а лишь некоторых, например применение, изготовление, продажи и т.п. Можно издать несколько исключительных лицензий на один и тот же результат творческой деятельности лицензиатам различных отраслей промышленности с запретом использования объекта лицензии за этими оговорено пределами. В этом случае права лицензиата будут ограничены определенной сферой или отраслью промышленности. Объем предоставленных прав может быть очерчен и с помощью количественных показателей, например производственной мощности, годового выпуска продукции и т.п..

Поскольку имущественные права интеллектуальной собственности ограничены во времени, то лицензия может быть выдана только в пределах срока их действия. На выбор срока разрешения влияют различные факторы: цель использования объекта, сложность и трудоемкость налаживания производства, размер капиталовложений, потребность строительства новых сооружений, обучение персонала.

Таким образом, в связи с многообразием вариантов ограничений полномочий лицензиата одновременно может действовать несколько исключительных лицензий на один и тот же объект интеллектуальной собственности, но в разных пределах. На практике нередки случаи, когда лицензиат получает на одной территории исключительную лицензию, а на другой - неисключительную. Или лицензиар может предоставить исключительную лицензию на производство и неисключительную на сбыт и т.п..

Полная лицензия имеет место в случае, когда лицензиар предоставляет лицензиату полностью все права на использование предмета лицензии в полном объеме в течение всего срока ее действия. В этом случае лицензия выдается без каких-либо ограничений, то есть лицензиат фактически занимает место лицензиара относительно правомочности использования объекта.

В литературе высказано мнение, что полная лицензия выдается на весь срок действия патенту1. На наш взгляд, она может быть выдана и на более короткий промежуток времени.

До полной лицензии правообладатель прибегает в случае, например, отсутствия спроса и достаточных условий для использования объекта интеллектуальной собственности.

III. В зависимости от того, является лицензионное соглашение самостоятельной входит в другой договор более общего типа, различают «чистые» и «сопутствующие» лицензии.

Если лицензия является самостоятельным объектом правоотношений, то речь идет о «чистой» лицензию. При предоставлении «сопутствующей» лицензии отдельный сделка не заключается, а условия лицензионного характера становятся составной иного договора. Например, сопутствующая лицензия может выдаваться наряду с продажей продукции, передачей имущества в лизинг и т.п..

Например, патентообладатель изобретения «Устройство для изготовления конфет» имеет различные варианты реализации принадлежащих ему прав: выдать лицензии на использование принадлежащего ему изобретения другим лицам или самостоятельно изготавливать устройства с использованием этого изобретения с целью их продажи. В последнем случае лицо, имеющее имущественные права интеллектуальной собственности, также есть выбор: 1) продавать устройства без каких-либо ограничений полномочий контрагента по купленной вещи (в этом случае имеет место исчерпания прав патентообладателя), или 2) при продаже изготовленного устройства ограничить права нового владельца на его использование путем выдачи сопутствующей к договору купли-продажи лицензии.

IV. В зависимости от характера предоставления прав с точки зрения экономического содержания лицензии делятся на ответные и безвозмездные.

Учитывая рыночные отношения, на практике почти все лицензии является возмездным, т.е. лицензиар за предоставленное право получает определенное вознаграждение от лицензиата. При безвозмездной лицензии предоставляется право на использование объекта интеллектуальной собственности без соответствующей компенсации.

V. По условиям предоставления различают сублицензии, перекрестные, обратные и открытые лицензии.

Сублицензия (зависимая лицензия) - это письменное полномочие на использование объекта права интеллектуальной собственности другому лицу, предоставлено лицензиатом с согласия лицензиара.

Уместно обратить внимание, что, независимо от вида лицензии, право выдачи сублицензий возникает лишь в случае его закрепления в выданном разрешении. Конечно, границы прав, предоставляемых по сублицен-Зией (объем, территория, срок и т.д.), ограничиваются условиями основной лицензии.

Перекрестная лицензия («кросс-лицензия") предусматривает взаимный обмен правами на использование объектов интеллектуальной собственности, которые зачастую дополняют друг друга. Например, в случае зависимых результатов творческой деятельности, когда права, предоставленные более поздним охранным документом, не могут быть реализованы без получения лицензии на прототип1, охраняемой другим патентом. Если правообладатель первого объекта интеллектуальной собственности заинтересован в использовании более позднего объекта, то обмен лицензиями является наиболее целесообразным способом реализации прав.

Обратной называется лицензия, которая предоставляет лицензиару право на использование результата творческой деятельности, разработанного лицензиатом на основе полученных от лицензиара знаний в результате улучшения или совершенствования объекта основной лицензии.

Открытая лицензия (так называемая лицензия по праву) имеет место в случае, если патентообладатель согласен предоставить право на использование объекта интеллектуальной собственности физическому или юридическому лицу при условии выплаты вознаграждения.

Следует отметить положительную сторону законодательства Украины, которое предоставляет патентообладателю право на отзыв открытой лицензии, если ни от кого не поступило предложений по использованию этого объекта. В этом случае годовой сбор за поддержание патента в силе уплачивается в полном размере начиная с года, следующего за годом публикации такого ходатайства.

VI. В зависимости от оснований выдачи разрешения (договор или административный акт компетентного государственного органа) различают добровольные и принудительные лицензии.

При предоставлении добровольной лицензии соблюдается принцип свободы договора. Это выражается в том, что стороны свободны в выборе контрагента и определении условий разрешения (объема прав, предоставляемых территории и срока действия лицензии, размера и порядка выплаты вознаграждения и т.д.).

Принудительная лицензия - это разрешение, выдаваемое без согласия патентах то владелец компетентным государственным органом (судом, хозяйственным судом или Кабинетом Министров Украины) заинтересованному лицу на использование объекта интеллектуальной собственности. Эти же органы определяют в своем решении объем такого применения, срок действия разрешения, размер и порядок выплаты вознаграждения владельцу патента.

В зависимости от цели выдачи различают три основных вида принудительных лицензий:

1) на изобретение, полезную модель или промышленный образец, не используется или недостаточно используется;

2) на зависимый объект интеллектуальной собственности;

3) в целях обеспечения здоровья населения, экологической безопасности и других интересов общества (в некоторых странах ее называют обязательным или официальной лицензии).

В первых двух случаях решение принимает суд (хозяйственный суд), а в последнем - Кабинет Министров Украины. Необходимо учитывать, что в случае выдачи принудительной лицензии компетентным органом дополнительно к принятому решению нет необходимости заключать гражданско-правовой договор.

Как и любое разделение на виды, приведенные классификации имеют условный характер. Объясняется это тем, что на практике указанные виды лицензий могут выступать как в чистом виде, так и в сочетании. Целесообразно каждую конкретную лицензию рассматривать одновременно с точки зрения различных классификаций.

Лицензия в переводе с латинского «licentia» значит «разрешение». В гражданском праве данное понятие используется в различных значениях:

1) документ, дающий право на ведение какой-либо деятельности (строительство, освоение месторождений полезных ископаемых, на ведение охот;

2) получаемое от государственных органов разрешение на осуществление торговой деятельности в определенных сферах, объеме и сроках, в т.ч. на осуществление внешнеторговой деятельности (внешнеэкономическая лицензия);

3) разрешение, выдаваемое юридическим или физическим лицом (лицензиаром) другому юридическому или физическому лицу (лицензиату) на использование объекта интеллектуальной собственности. При этом оформляется лицензионный договор (который также может именоваться лицензией).

Именно лицензии как разрешению на использование результатов интеллектуальной деятельности и посвящена настоящая работа.

При рассмотрении лицензионного договора следует, прежде всего, иметь в виду, что он является разновидностью гражданско-правового договора, а, следовательно, имеет все его признаки.

В науке гражданского права под договором понимается соглашение двух или более сторон, направленное на возникновение, изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей. Так, Д.И. Мейер, определял договор как «соглашение воли двух или нескольких лиц, которое порождает право на чужое действие, имеющее имущественный интерес» 3 ; К.П. Победоносцев писал, что договор - это «сознательное соглашение нескольких лиц, в котором все они совместно изъявляют свою волю для того, чтобы определить между собою юридическое отношение, в личном своем интересе по имуществу» 4 ; Г.Ф. Шершеневич указывал, что «договором называется соглашение двух или более лиц, направленное к установлению, изменению или прекращению юридических отношений» 5 .

Данные доктринальные определения договора применимы и к лицензионным договорам, поскольку они входят в общую систему гражданско-правовых договоров, а осуществлённая кодификация позволяет определить общий правовой режим лицензионного договора, что решает проблему соотношения задействованных в его регулировании норм с общими положениями гражданского законодательства. В частности, на лицензионные договоры распространяются общие положения о субъектах и объектах гражданских правоотношений (ст. 17-127 ГК РФ), о сделках (ст. 153-181 ГК РФ), о сроках (ст. 190-208 ГК РФ), об обязательствах (ст. 307-419 ГК РФ), о договоре (ст. 420^453 ГК) а также иные, поскольку иное не установлено четвертой частью ГК или не вытекает из содержания или характера исключительного права.

СП. Гришаев указывает, что «лицензионный договор имеет черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма» 6 . Некоторые авторы утверждают даже, что лицензионный договор является не самостоятельным видом договора, а неким комплексом иных договоров (купли-продажи, аренды, найма, товарищества). Разумеется, с такой позицией нельзя согласиться - различия, обусловленные своеобразием объекта лицензионных договоров, не позволяют в полной мере применять к ним положения части второй ГК РФ даже по аналогии 59 .

Легальное определение лицензионного договора дано законодателем в абз. 1 п. 1 ст. 1235 ГК РФ: «По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах» 7 .

В результате проведённой кодификации права интеллектуальной собственности, лицензионный договор приобрёл родовой характер по отношению к видовым лицензионным договорам, указанным в главах 70-76 ГК РФ. СП. Гришаев воспринимает это как «серьёзный шаг вперед на пути преодоления состояния "законодательной раздробленности"». Действительно, унификация терминологии способов предоставления прав использования на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, перечисленные в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, не может быть не воспринята позитивно.

Вместе с тем, в погоне за идеей кодификации любой ценой, был упущен ряд важных моментов. По мнению А.П. Сергеева, необоснованно не были включены в круг охраняемых объектов интеллектуальной научные открытия и рационализаторские предложения 8 .

О.А. Рузакова характеризует лицензионный договор следующим образом:

Целью лицензионного договора является приобретение исключительных прав для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам - лишь в пределах, разрешенных лицензиаром (на основании сублицензии), при этом лицензиат должен выступать субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта;

По лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляется на определенных условиях;

За лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится «обременённым» лицензионным договором;

Лицензиат становится правообладателем на определенных условиях в пределах, установленных договором, и должником по отношению к лицензиару;

Лицензиат вправе предоставлять приобретенные права другим лицам только в случаях, прямо предусмотренных договором;

Существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, сроке, территории действия передаваемых прав;

Лицензионные договоры являются возмездными, за исключением случаев приобретения исключительных прав без цели коммерческого использования и без права предоставления другим лицам 9 .

В.А. Шуваев выделяет следующие основные признаки лицензионного договора:

Нематериальная природа объектов, что отличает лицензионный договор от договоров, направленных на распоряжение материальными объектами (купли-продажи, аренды, найма). Следствием этого является возможность (экономическая, но не всегда правовая) одновременного использования объекта интеллектуальной собственности;

Направленность действий сторон на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, составляющих предмет договора, вне зависимости от цели такого использования, что позволяет разграничить лицензионный договор и договор коммерческой концессии;

Временный (срочный) характер лицензионного договора, что позволяет отличить его от договора об отчуждении исключительного права, который предполагает бесповоротную смену правообладателя 10 .

Е. Наумова также приходит к выводу, что основной особенностью лицензионного договора, позволяющей отграничить его от иных гражданско-правовых сделок, оформляющих переход прав, состоит в том, что эта передача носит временный и возвратный характер 11 .

На первый взгляд, обоснованность включения временного критерия в число особенностей лицензионного договора не вызывает никаких сомнений. Однако при более детальном рассмотрении этого вопроса возникает, как минимум, два замечания. Суть первого, назовём его юридико-техническим, сводится к тому, что в случае заключения договора на срок, равный сроку действия исключительного права или превышающий его, лицензионный договор окажется фактически бессрочным. Причём здесь мы имеем в виду не абсолютную бессрочность, а бессрочность относительную (к сроку действия исключительного права).

С юридической точки зрения, конечно, срок будет присутствовать в качестве условия договора, но, как замечает О.А. Городов, такой договор будет «по экономической сущности... тождественен уступке». Особенно актуально это в отношении прав на программы для ЭВМ, патентного права и т.д., ведь с учётом технического прогресса, даже самые новейшие разработки через несколько лет могут морально устареть и остаться невостребованными. И это второй, экономический, момент данного вопроса.

Тождественность экономического эффекта от передачи патента и исключительной лицензии, выданной на длительный срок отмечал ещё А.А. Пиленко. При этом главное отличие между этими способами распоряжения исключительным правом он видел в наличие определённых прав и обязанностей у сторон лицензионного договора, которые сохраняются на протяжении всего срока договора.

Таким образом, именно связанность сторон комплексом взаимных прав и обязанностей является сущностным отличием лицензионного договора от договора об отчуждении исключительного права.

Достаточно дискуссионным в науке является вопрос о том, может ли быть лицензионный договор реальным, либо он всегда является консенсуальным. Само понятие реальных и консенсуальных договоров в законе не раскрыто, однако оно выведено доктриной цивилистики и традиционно для гражданского права, что нашло своё отражение в статье 433 ГК РФ.

Ряд авторов полагают, что с учётом нематериального характера объектов, охраняемых частью IV ГК РФ, нельзя говорить о праве владения на них, а значит, нельзя применить и положения п. 2 ст. 433 ГК РФ, предусматривающие, в качестве момента заключения договора совершение передачи имущества. Следовательно, лицензионные договоры по своей природе не могут быть отнесены к реальным, а потому всегда являются только консенсуальным.

Э.П. Гаврилов пишет: «все объекты, охраняемые на основе раздела VII ГК РФ, являются нематериальными объектами, никакого права владения на них не возникает и не может существовать. Более того, по прямому указанию, содержащемуся в ст. 1227 ГК РФ, интеллектуальные права не зависят от права собственности на вещь, в которой выражены соответствующие объекты». Таким образом, он приходит к выводу, что лицензионные договоры - это всегда консенсуальные договоры, «содержание которых состоит в передаче исключительного права, предоставлении права использования и т.п. Их заключение не может обусловливаться передачей имущества (или каких-либо документов). Если такой договор предусматривает передачу имущества (например, картин, рукописей, документов), то эти действия относятся не к заключению договора, а к его исполнению» 12 .

Исключительно консенсуальный характер лицензионного договора отстаивает и Е. Наумова, обосновывая свою позицию тем, что содержание такого договора состоит «как из нематериальных прав (исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, право использования и т.д.), так и из нематериальных объектов,... право владения которыми не может существовать в таком же понимании, как, например, право собственности, включающее триаду правомочий: владение, пользование распоряжение» 13 .

С другой стороны, достаточно убедительна и другая позиция, согласно которой лицензионный договор может конструироваться и как реальный, и как консенсуальный, что соответственно выражается формулировками «предоставляет» и «обязуется предоставить».

Так, И.С. Чупрунов отмечает: «общепризнано, что разграничение между реальными и консенсуальными договорами проводится по моменту заключения договора, т.е. по моменту возникновения обязательственного правоотношения между сторонами. Если консенсуальный договор порождает обязательство с момента достижения соглашения между сторонами (п. 1 ст. 433 ГК), то для перфекции реального договора требуется также передача имущества (п. 2 ст. 433 ГК)» 14 .

СП. Гришаев считает, что речь о реальном договоре может идти в случае безвозмездного лицензионного договора 15 .

Таким образом, данный спор упирается в вопрос о нематериальном характере исключительных прав. Именно это не позволяет Э.П. Гаврилову, Е. Наумовой и другим исследователем признать существование реальных лицензионных договоров. Однако наличие имущественного права на интеллектуальную собственность установлено самим законодателем в статье 1226 ГК РФ, а определение лицензионного договора содержит фразу «передаёт». Думается, таким образом, что корни этой дискуссии уходят в вопрос о природе самой интеллектуальной собственности. Всё вышесказанное даёт нам основание сделать вывод о существовании как реальных, так и консенсуальных лицензионных договоров.

При этом стоит отметить, что в случае необходимости государственной регистрации лицензионного договора, его характер (реальный или консенсуальный) уже не имеет значения, поскольку такие договоры порождают правовой эффект только с момента их государственной регистрации (п. 3 ст. 433, п. 6 ст. 1232, п. 4 ст. 1234 ГК), а лицензиат, исходя из смысла п. 3 ст. 165 ГК РФ, даже в случае реальной модели договора имеет право обязать лицензиара к государственной регистрации договора.

Ещё один научный спор связан с вопросом о том, является лицензионный договор двусторонним или односторонним. Е.Ю. Николаева, например, считает, что «лицензионный договор как двухстороннее соглашение направлен на возникновение права использования результата интеллектуальной деятельности у лицензиата». А потому, «в отличие от договора об отчуждении перехода исключительного права не происходит» 16 . Доводы защитников второй позиции, по сути, те же, что и у сторонников отождествления безвозмездных лицензионных договоров с договором дарения. Их несостоятельность будет показана нами в первом параграфе третьей главы настоящего исследования, а потому сейчас мы не будем останавливаться на этом.

Лицензионный договор, по общему правилу, должен быть заключен в письменной форме (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ). При этом установлено, что несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Для отдельных видов договоров кодексом предусмотрена иная форма.

В отдельных случаях закон требует обязательной государственной регистрации лицензионных договоров (абзац 2 пункта 2 статьи 1235 и пункт 2 статьи 1232 ГК РФ). При этом несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. Так, требуют государственной регистрации: а) лицензионные договоры о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (статья 1369 ГК РФ); б) лицензионные договоры о предоставлении права использования товарного знака (пункт 1 статьи 1490 ГК РФ).

Наконец, договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме может быть заключён и в устной форме (пункт 2 статьи 1286 ГК РФ).

Компания планирует использовать объект исключительных прав, который принадлежит другому лицу. Для этого с правообладателем подписывают лицензионный договор. Что учесть при подготовке сделки.

Лицензионный договор как способ временного получения прав на объект

Лицензионный договор позволяет правообладателю временно передавать другим лицам ограниченный объем прав на использование того или иного объекта интеллектуальной собственности. В статьях 1235 – 1239 ГК РФ изложены юридические аспекты сделок данного типа. В рамках сделки компания распоряжается каким-либо произведением, программным обеспечением, товарным знаком правообладателя и т. п. Лицензионный договор – это возможность пользоваться объектом без необходимости покупать права на него целиком.

Сторонами лицензионного договора являются лицензиар (правообладатель) и лицензиат (лицо, которое получает права по договору). В соглашении указывают, в каком объеме и на каких условиях лицензиар предоставляет контрагенту права на использование объекта. В частности, оговаривают вознаграждение в пользу лицензиара и срок действия договора.

Что такое лицензионный договор, можно пояснить на примере. Российская компания является дистрибьютором программного обеспечения . Чтобы получить права на распространение ПО, ей потребуется договор с правообладателем. Причем в документе следует предусмотреть право на воспроизведение программного продукта. На основании такого договора компания сможет заключать лицензионные соглашения с потребителями.

При подготовке к сделке необходимо проверить:

Согласованность существенных условий лицензионного договора. В частности, его предмет (ст. 1235 ГК РФ).
Лицензию какого типа получает лицензиат.
По какой схеме нужно будет выплачивать вознаграждение правообладателю.
Возможности досрочного расторжения сделки.

Виды лицензионных договоров и особенности соглашения

Вид лицензионного договора зависит от характера лицензии , которую предоставляют лицензиату (п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Согласно закону лицензия может быть:

Простой (неисключительной). Это значит, что лицензиар сможет заключать в отношении объекта аналогичные соглашения с иными лицами и передавать контрагентам такой же объем прав. Если в документе нет специальных указаний, лицензия считается простой (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).
Исключительной. После подписания такого договора лицензиар не вправе заключать аналогичные с другими лицензиатами. Также по общему правилу он сам временно лишается возможности использовать объект в рамках, в которых его будет использовать лицензиат. О сохранении этой возможности в договоре необходимо указать особо (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

При подготовке лицензионного договора стороны лицензионного договора вправе совместить условия договоров разных видов (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

Существенные условия лицензионного договора

Лицензионный договор – это договор о передаче части прав на использование интеллектуальной собственности, а также об условиях такого использования. Договор считают действительным, если стороны согласовали все существенные условия (ст. 432 ГК РФ). В данном случае к существенным относятся условия:

О предмете договора.
О способах использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в отношении которых заключают договор.
О цене договора (ст. 1235 ГК РФ).

При проверке текста соглашения убедитесь, что условия точно указали и корректно сформулировали. В разделе о предмете нужно максимально конкретно описать, в отношении какого объекта заключают договор. Перечислите индивидуализирующие признаки этого объекта. Также необходимо перечислить, каким образом лицензиат вправе использовать объект. Если возможно, оформите материальный носитель с объектом в качестве одного из приложений к лицензионному договору.

В условии о стоимости сделки нужно указать сумму или порядок определения суммы вознаграждения лицензиару. Схема зависит от специфики лицензионного соглашения: на какой именно объект передают права. Возможно несколько вариантов:

Однократная выплата.
Периодическое отчисление фиксированной суммы.
Начисление вознаграждения в виде процента от прибыли лицензиата.
Комбинированный способ. Например, первоначальная выплата фиксированного размера, а затем отчисления в виде процентов с дохода (абз. 3 п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Помимо этого, проверьте документ, который подтверждает право лицензиара распоряжаться объектом (патент и т. п.). Допустим, лицензиар получил права в результате сделки. В таком случае убедитесь, что сделка является действительной и переход права оформили без нарушений. Если окажется, что лицензиар распоряжался объектом незаконно, правообладатель может потребовать компенсацию и с лицензиата.

Лицензионное соглашение: условия, важные для лицензиата

Перед подписанием лицензионного договора нужно проверить условия, без которых сделка не будет иметь силы. Также есть условия, несогласованность которых не повлияет на признание договора, но которые важны для лицензиата. Например, условия:

о сроке действия,
об ответственности сторон,
о возможности заключить сублицензионный договор,
об одностороннем отказе,
о порядке разрешения споров и т. д.

Так, срок действия лицензионного договора не может превысить срок исключительного права. Если право перестанет действовать, договор также прекратится. Если контрагенты не указали, на какой период заключают сделку, по общему правилу считают, что ее заключили на 5 лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Чтобы снизить риск споров, срок лучше указать.

Также вероятность споров уменьшится, если лицензиат оговорит, на каких условиях он вправе досрочно отказаться от сделки. Лицензиат может внести особые условия в текст (п. 1, п. 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1, п. 2 ст. 1233 ГК РФ). При отсутствии специальных положений правополучатель сможет отказаться от лицензионного договора, только если его заключили в отношении секретов производства (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах.

Соответственно, лицензионный договорможет являться как реальным и односторонне обязывающим, так и консенсуальным и двусторонним.

Сторонами лицензионного договора являются, с одной стороны, автор или иной правообладатель, который имеет исключительные или неисключительные права (с правом их передачи третьим лицам) на произведение, именуемый лицензиаром, а, с другой, - любое физическое или юридическое лицо, либо иные участники гражданского оборота, именуемый - лицензиатом.

Предметом лицензионного договора является право использования определенного произведения в установленных договором пределах, то есть на использование произведения определенными способами (например, путем воспроизведения, распространения, передачи в эфир и т. д.), на соответствующей территории (на территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в каком-либо ином государстве и т. д.) и в течение определенного договором срока.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования произведения, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

По лицензионному договору лицензиату разрешается использование произведения наравне с самим автором, обладателем , передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения аналогичным (тем же) способом.

При этом закон устанавливает, что права, передаваемые по лицензионному договору, считаются неисключительными, если в договоре право не установлено иное.

Предмет договора путем указания на произведение, право использования которого, предоставляется по договору;
способы использования произведения согласно ст. 1270 ГК РФ.

Лицензионный договорможет быть как возмездным, так и безвозмездным. В том случае, если договор является возмездным, цена является существенным условием договора, при отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Так, в лицензионном договоре может быть предусмотрена выплата лицензиару вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода () либо в иной форме. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений.

В лицензионном договоре может быть указана территория, на которой допускается использование произведения. В случае если территория использования произведения в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять его использование на всей территории Российской Федерации.

Кроме того, стороны могут определить срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на произведение. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Лицензионный договор также может предусматривать:

Предоставление лицензиату права использования произведения с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
предоставление лицензиату права использования произведения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Кроме того, в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования произведения могут содержаться условия о предоставлении и исключительных, и неисключительных прав на использование произведения соответствующими способами. Например, лицензиаром может быть предоставлено исключительное право на перевод произведения на какой-либо иностранный язык и неисключительное право на распространение тиража произведения, изданного лицензиатом на основании лицензионного договора.

Соглашением сторон в лицензионном договоре могут предусматриваться и иные условия.

К обязанностям лицензиара по лицензионному договору является передача принадлежащих ему прав на использование произведения в объеме, предусмотренном договором приобретателю такого права, а также оригинала либо экземпляра произведения. Кроме того, в течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

В свою очередь, к обязанностям лицензиата относится:

Выплата вознаграждения лицензиару за передачу имущественных прав, если договором не предусмотрено иное;
представление лицензиару отчетов об использовании произведения, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную ГК РФ, другими законами или договором.

При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства, либо объектов смежных прав, лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

Обязанности пользователя относится также обеспечение соблюдения всех личных неимущественных прав автора, не допущение искажений произведения без согласия автора, использование произведения в точном соответствии с условиями договора.

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Действующее законодательство Российской Федерации выделяет отдельные виды лицензионных договоров.

Так, разновидностью лицензионного договора является издательский лицензионный договор(ст. 1287 ГК РФ). Если одной из сторон договора - лицензиатом - является издательство, на которое в соответствие с договором возложена обязанность издать произведение, лицензиат обязан начать использование произведения не позднее срока, указанного в договоре, либо в разумный срок, обычный для данного вида произведений и способа их использования.

При неисполнении этого условия лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким образом убытков и потребовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным договором в полном объеме.

При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким образом убытков и потребовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным договором в полном объеме.

Такой договор может быть расторгнут лицензиаром по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 450 ГК РФ, в которой указано, что договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в двух случаях, а именно:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором. Существенным условием в данном договоре является назначение срока для издания произведения.

Еще одной разновидностью лицензионного договора является сублицензионный договор (ст.1238 ГК РФ). Лицензиату предоставляется право на заключение данного договора, т.е. при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора. К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

При этом ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Новеллой в гражданском законодательстве является норма о принудительной лицензии (ст. 1239 ГК РФ). Лицензия, в соответствии с которой в случаях, предусмотренных ГК РФ, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу, является принудительной лицензией.

Свои особенности имеют лицензионные договоры по программным продуктам. Заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программ или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программ или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора.

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

(см. текст в предыдущей редакции)

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.